À l'origine de cet article, l'arrêt 4A.168 du 19 juillet 2010. Il présente de nombreux intérêts pour le droit des signes distinctifs, dans la mesure où il aborde plusieurs problématiques dans le domaine de la protection des marques, des noms de domaines, des raisons sociales et des noms.

Il est fréquent que des entreprises tentent, par tous moyens, d'empêcher l'enregistrement d'une raison sociale, en excipant d'une marque similaire, d'interdire l'usage d'un nom de domaine, en excipant d'une raison sociale, et j'en passe.
Les conflits entre ces différents signes sont nombreux et le présent arrêt permet de tracer les contours de la protection accordée aux noms de domaine, par rapport aux marques, raisons de commerces et noms.

I. L'état de fait
A. Pneus Online Holding SàRL
PNEUS ONLINE HOLDING SARL (ci-après: POH; anciennement dénommée ANS & CO, jusqu'au mois de juillet 2005, puis PNEUS-ONLINE Suisse Sàrl jusqu'au mois de mai 2008) est inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le 10 avril 2001. Elle fait partie d'un groupe de sociétés PNEUS ONLINE actives dans plusieurs pays européens, dont la France et la Suisse. Son but consiste, notamment, dans la vente de pneus par internet.

Depuis le 10 mai 2001, POH est titulaire du nom de domaine "pneus-online.com" qu'elle utilise pour vendre des pneus dans de nombreux pays européens, y compris la Suisse. Selon ses dires, ce nom de domaine était opérationnel sur internet dès juin 2001.

Suite aux dépenses publicitaires effectuées entre 2001 et 2005, le chiffre d'affaires annuel de la société a passé de 8'146 euros à 2'632'568 euros.

POH est titulaire de la marque internationale n° 836271 qui combine les termes "PNEUS-ONLINE.COM" avec un élément figuratif représentant un pneu ainsi que la trace de son roulement, en forme de virage. Cette marque a été enregistrée le 28 juillet 2004 auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour les classes 12 et 35.

B. Delticom AG
Delticom AG (ci-après: Delticom), société anonyme de droit allemand ayant son siège à Hanovre, est l'un des concurrents directs de POH. Elle est active sur le marché suisse de la vente de pneus, principalement via son site internet "www.reifendirekt.ch".

Le 15 juin 2001, Delticom a fait enregistrer le nom de domaine "www.pneuonline.com". Elle affirme l'avoir activé immédiatement, mais ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation.

Delticom a encore enregistré ultérieurement les quatre noms de domaine suivants: "www.pneusonline.ch", le 28 mai 2002; "www.pneus-online.ch", le 22 juillet 2002; "www.pneuonline.ch", le 5 août 2002; enfin, "www.pneu-online.ch", le 7 août 2002.

La consultation de ces sites amène l'internaute sur le site "www.reifendirekt.ch". L'intéressé reçoit alors toutes informations utiles concernant les conditions générales de vente de Delticom; il peut effectuer des transactions "en ligne" en sélectionnant l'un des nombreux produits mis en vente par cette société.

Le 24 mai 2002, Delticom a également fait enregistrer les noms de domaine "www.pneusonline.com" et "www.pneu-online.com".

Ladite société n'a fourni aucune pièce relative à ses ventes ou à ses dépenses publicitaires sur internet.

C. A propos du litige
Par courrier de son conseil du 12 juin 2003, POH, invoquant le risque de confusion avec son propre nom de domaine, a mis en demeure Delticom de cesser l'utilisation des noms de domaine "www.pneu-online.com", "www.pneuonline.com" ainsi que "www.pneusonline.com".

Delticom a accepté, par lettre de son avocat du 16 juillet 2003, de bloquer ces trois sites, affirmant que tout risque de confusion était dorénavant écarté.

Depuis le 16 juillet 2004, POH et Delticom sont en litige devant la justice française.

Par jugement du 16 décembre 2005, le Tribunal de commerce de Lyon a constaté que l'enregistrement, par Delticom, des trois noms de domaine portant le suffixe ".com" était constitutif d'une concurrence déloyale au détriment de POH. Il a, en conséquence, interdit à la société allemande d'en faire un quelconque usage. La Cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement par arrêt du 31 janvier 2008.

Delticom a fait enregistrer, le 13 juin 2008, auprès de l'office d'enregistrement des marques, dessins et modèles de l'Union Européenne, la marque verbale "pneusonline".

Par jugement du 3 février 2009, confirmé le 12 novembre 2009, le Landgericht München a débouté POH de son action, dirigée contre Delticom, qui tendait à la radiation de la marque combinée DE 306 008 09 "pneusonline.com" que l'intéressée avait fait enregistrer le 10 avril 2006 auprès de l'office allemand compétent.

Le 11 novembre 2008, POH a ouvert action en cessation de trouble à l'encontre de Delticom devant la Cour de justice du canton de Genève. Elle reprochait à la défenderesse de faire un usage commercial illicite des quatre noms de domaine se terminant par le suffixe ".ch" et demandait notamment à ce qu'interdiction fût faite à la société allemande d'utiliser dans le commerce la désignation "Pneu(s) online".
Note aux juristes: la Cour de justice a rejeté l'exception d'incompétence rationae loci invoquée. La demande est fondée sur la LPM et la LCD
La Cour de justice genevoise a interdit à Delticom, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, d'utiliser, en relation directe ou indirecte avec la vente de pneumatiques, les noms de domaine "www.pneus-online.ch" "www.pneu-online.ch", "www.pneusonline.ch" et "www.pneuonline.ch".
Note aux juristes: le TF a admis l'application du droit suisse, estimant que l'extension ".ch" créait un lien de rattachement avec le sol helvétique
II. EN DROIT



A. Aucune protection conférée par le droit des marques
Le titulaire d'une marque ne peut pas interdire à des tiers d'utiliser celle-ci ou un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires, lorsque son signe enregistré comme marque appartient au domaine public.

Les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public. Il s'agit de l'exigence de choisir un signe distinctif.

"Pneu" et "online" ne sont pas du tout distinctifs, pas plus d'ailleurs que la combinaison "pneus-online".
B.Protection par la loi sur la concurrence déloyale?
Le système des noms de domaine fait qu'un tel nom est comparable à un signe distinctif (comme un nom, une raison sociale ou une marque). Dès lors, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par un droit absolu, tel le droit à la marque, le titulaire de ce droit peut en principe interdire au tiers non autorisé l'utilisation de ce signe comme nom de domaine.

Les noms de domaine sont cependant soumis à l'obligation de loyauté qui découle du droit de la concurrence déloyale. Leur utilisation peut tomber, notamment, sous le coup de la clause générale de l'art. 2 LCD ou de l'art. 3 let. d LCD.

Cette dernière disposition vise le comportement propre à induire le public en erreur par la création d'un risque de confusion, en particulier lorsque ce comportement est adopté en vue d'exploiter, de façon parasitaire, la réputation d'un concurrent. Les règles sur la concurrence déloyale permettent même d'interdire l'usage d'un signe appartenant au domaine public, s'il est devenu un signe distinctif individuel par un long usage ou si son utilisation crée un risque de confusion impossible à prévenir par une indication additionnelle ou une autre mesure.

C. Utilisation des noms de domaines par les parties
Depuis la fin juin 2002, les parties se trouvent dans un rapport de concurrence économique sur le marché suisse de la vente de pneus. Titulaire, dès juin 2001, du nom de domaine "www.pneus-online.com", POH a établi l'avoir utilisé, pour ses ventes en Suisse, au plus tard à fin janvier 2002.

De son côté, Delticom avait certes déjà fait enregistrer son nom de domaine "www.pneuonline.com" en date du 15 juin 2001, mais elle a échoué dans la preuve de l'utilisation du site correspondant avant juillet 2003. Quant aux autres noms de domaine litigieux, portant le suffixe ".ch", la société allemande les a fait enregistrer postérieurement au nom de domaine appartenant à POH et, surtout, après l'échec de pourparlers au cours desquels celle-ci l'avait informée de son intention de commercialiser sous son nom de domaine des pneus destinés au marché suisse.

Tous les noms de domaine appartenant à Delticom se confondent très facilement avec celui de POH. En commençant à utiliser - sciemment - des noms de domaine multiples et très similaires à celui de POH, pour ses ventes en Suisse, Delticom a donc non seulement induit le public en erreur par la création d'un danger de confusion, mais elle a mis ce danger en place de façon délibérée pour exploiter, de manière parasitaire, la réputation déjà acquise par sa concurrente sur le marché helvétique. Tant qu'elle persiste à entretenir la confusion, qu'elle pourrait facilement éviter, Delticom parasite le résultat du travail de POH, ce qui constitue un comportement déloyal au sens des art. 2 et 3 let. d LCD.

POH ne put cependant faire transférer les noms de domaine litigieux; Elle doit être admise, en revanche, sur la base de l'art. 9 al. 1 LCD, en tant qu'elle vise à faire interdire à Delticom, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, d'utiliser ces noms de domaine en relation directe ou indirecte avec la vente de pneus.


Dans une procédure de ce type, quel est l'impact d'une décision du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI?
La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir omis arbitrairement de prendre en considération deux décisions, rendues les 15 juin 2006 et 3 septembre 2008 sous l'égide du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (ci-après: le Centre), qui avaient l'une et l'autre écarté la demande de l'intimée tendant au transfert des noms de domaine litigieux, la première en application des règles de l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), la seconde sur la base du droit suisse des marques. Selon la recourante, ces deux décisions étaient propres à confirmer l'absence de création d'un risque de confusion, au sens de l'art. 3 let. d LCD, ainsi que l'absence de force distinctive des noms de domaine incriminés.

Ces deux décisions ne sont pas de nature à influer sur le sort du litige. D'abord, elles ont été rendues dans le cadre d'une procédure administrative de caractère sommaire (c'est-à-dire une procédure dans laquelle les moyens de preuve sont limités), réservant expressément la voie de droit auprès des tribunaux étatiques compétents (cf. ch. 4k des Principes directeurs de l'ICANN régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, adoptés le 26 août 1999 http://www.wipo.int/amc/fr/domains/rules/index.html; art. 14g al. 4 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications [ORAT; RS 784.104]; ch. 4.2, al. 2, des Conditions générales de SWITCH relatives à l'enregistrement et à la gestion des noms de domaine qui dépendent du domaine ".ch" ou ".li" http://www.switch.ch/fr/id/terms/cg.html). La recourante concède d'ailleurs elle-même que la Cour de justice n'était pas liée par les deux décisions susmentionnées. Chacune de celles-ci contient du reste une remarque expresse quant à la portée limitée de ses effets. Ensuite, les deux décisions prises par le Centre l'ont été en application de règles spécifiques - celles de l'ICANN, d'une part, celles du droit suisse des marques, d'autre part - alors que la Cour de justice a fait fond sur les dispositions topiques de la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Enfin et surtout, comme le relève à juste titre l'intimée, la recourante a pu soumettre aux juges genevois l'ensemble des arguments qu'elle avait présentés auparavant aux arbitres du Centre.

Il appert de ces considérations que les éléments de fait dont la cour cantonale n'a pas tenu compte n'étaient pas susceptibles de l'amener à modifier sa décision.

Nature juridique du nom de domaine
D'un point de vue technique, le nom de domaine n'est qu'un instrument qui a pour fonction d'identifier un ordinateur connecté au réseau. Toutefois, pour l'usager d'internet, il désigne un site web comme tel et permet de rechercher la personne qui l'exploite, la chose ou les prestations qui s'y rattachent. Dans cette mesure, suivant les circonstances, le nom de domaine est comparable à un signe distinctif, comme un nom, une raison sociale ou une marque. La fonction d'identification des noms de domaine a pour conséquence qu'ils doivent se distinguer suffisamment des signes distinctifs appartenant à des tierces personnes et protégés par un droit absolu, cela afin d'empêcher des confusions (le TF admet donc ici que le nom de domaine peut être traité comme un signe distinctif, pour autant qu'il permette effectivement de distinguer des produits et services, et qu'il ne soit pas simplement descriptif. Partant, le risque de confusion, qui est le même pour tout le droit des signes distinctifs, s'applique également aux noms de domaines. On en déduit qu'il faudra également tenir compte des noms de domaine existants, lorsqu'on décidera de déposer une marque ou de faire enregistrer une raison de commerce ou un nom (art. 29 CC)).



En conséquence, si le signe utilisé comme nom de domaine est protégé par le droit au nom, le droit des raisons de commerce ou le droit des marques, le titulaire des droits exclusifs y afférents peut en principe interdire au tiers non autorisé l'utilisation de ce signe comme nom de domaine.

Du cas d'espèce
L'intimée ne fait pas valoir que les noms de domaine enregistrés à la demande de la recourante porteraient atteinte à son nom. Elle ne se prévaut pas, en particulier, de l'art. 29 CC, disposition protégeant aussi le nom des personnes morales. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'affaire sous cet angle.

En revanche, selon l'intimée, l'utilisation, par la recourante, des noms de domaine litigieux interférerait avec le droit exclusif, que lui confère l'art. 13 al. 1 LPM, de faire usage de la marque combinée "PNEUS-ONLINE.COM", dont elle est titulaire, pour distinguer les services ou les produits enregistrés.

Aux termes de l'art. 2 let. a LPM, sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés. Selon une pratique constante, les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public. Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont cependant pas suffisantes pour admettre qu'une désignation appartient au domaine public. Le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination. Des expressions de la langue anglaise peuvent entrer en considération, pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une partie non insignifiante du public suisse.

Dans l'examen d'une marque composée de plusieurs mots appartenant au domaine public, il convient de se fonder sur l'impression d'ensemble laissée par la combinaison des termes pour déterminer si la marque présente un caractère distinctif suffisant. Il est, en effet, possible que l'association de deux mots tirés du domaine public crée une désignation de fantaisie susceptible d'être protégée.

Pour juger du caractère descriptif ou non d'une marque verbale, il faut considérer d'une part l'effet auditif, d'autre part l'effet visuel du ou des mots utilisés sur les destinataires du produit commercialisé sous cette marque. La jurisprudence attache cependant une importance prédominante au premier, qui se grave mieux que le second dans le souvenir de l'acheteur moyen.

Le TF estime donc que la partie verbale de la marque de l'intimée appartient au domaine public, car descriptif.

Que "PNEUS" soit un terme descriptif est une évidence. La même conclusion s'impose en ce qui concerne "ONLINE". A l'ère informatique, qui caractérise l'époque contemporaine, l'utilisation de ce terme est à ce point courante et généralisée que son sens est immédiatement perceptible même pour les personnes ne maîtrisant pas l'anglais. Au demeurant, l'association de ces deux termes amène immédiatement quiconque les entend ou les lit à penser qu'ils désignent la vente de pneus en ligne sur internet.

L'acceptation de ce même signe au titre de raison de commerce est-il suffisant pour admettre une protection en droit des marques?
Pour soutenir sa position contraire, l'intimée fait tout d'abord valoir que l'Office fédéral du registre du commerce a accepté d'enregistrer ses nouvelles raisons sociales, en 2005 puis en 2008, à un moment où, revenant sur sa pratique antérieure, il n'admettait déjà plus que les indications génériques du domaine public puissent constituer le seul élément d'une raison sociale. Elle en déduit qu'aux yeux de cet Office, la désignation "PNEUS ONLINE" posséderait une force distinctive suffisante en droit suisse. Cependant, il ne s'agissait pas d'examiner la validité d'une raison sociale (compétence de l'OFRC), mais d'une marque (compétence de l'IPI). Par ailleurs, les motifs ayant conduit l'autorité administrative à admettre l'inscription de la raison sociale de l'intimée n'aurait pas de force contraignante à l'égard du juge, s'il était appelé à vérifier l'admissibilité de cette raison de commerce au regard de l'art. 951 al. 2 CO.

Un jeu de mots caché peut-il donner un caractère fantaisiste donnant lieu à protection?
La traduction française des termes figurant dans la marque litigieuse - "PNEUS EN LIGNE" - constituerait un jeu de mots susceptible d'évoquer "des pneus qui tiennent la route". On aurait donc affaire à une désignation de fantaisie. Il n'en est rien. Ce qui est déterminant, c'est la marque en tant que telle, considérée dans sa version originale. Or, il ne va pas de soi que le public suisse percevra aisément le prétendu jeu de mots allégué en entendant ou en lisant l'expression "PNEUS ONLINE", tant il est vrai que l'allusion à la tenue de route des pneus vendus sous la marque de l'intimée ne ressort pas directement du terme "ONLINE".

Une obligation de loyauté dans l'usage des noms de domaine, qui découle du droit de la concurrence déloyale
Les noms de domaine sont soumis à l'obligation de loyauté qui découle du droit de la concurrence déloyale. Selon la clause générale de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Quant à l'art. 3 let. d LCD, il qualifie de déloyal le comportement de celui qui prend des mesures susceptibles de faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui.

Certes, de jurisprudence constante, on ne peut, par le moyen des normes réprimant la loi sur la concurrence déloyale, interdire à autrui d'utiliser une désignation appartenant au domaine public. Chacun doit, en effet, avoir la faculté de désigner ses marchandises en se servant d'expressions qui en indiquent la nature ou les propriétés, sans en être empêché par le signe d'un autre. Sinon, on accorderait à celui-ci, par le détour de la loi sur la concurrence déloyale, une protection que la législation sur les marques lui refuse expressément. Il n'en demeure pas moins que des circonstances particulières peuvent faire apparaître l'imitation comme déloyale; tel est le cas si l'utilisateur est induit en erreur de façon évitable quant à la provenance du produit imité ou si l'imitateur exploite de façon parasite le renom des produits d'un concurrent.

Ainsi, l'utilisation de désignations en tant que noms de domaine ou adresses électroniques est déloyale lorsque les plus récentes ne se distinguent pas suffisamment des premières dans l'esprit des destinataires et qu'un risque de confusion est ainsi créé.